Duševné vlastníctvo v kontexte transformácie SAV: Nový pohľad na komercializáciu

Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu (VVI) priniesla zásadné zmeny v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom. Cieľom tohto článku je preskúmať aktuálne legislatívne prostredie, v ktorom transformované ústavy a centrá SAV uskutočňujú aktivity v oblasti transferu technológií, so zameraním na podmienky a obmedzenia pri disponovaní s duševným vlastníctvom za účelom jeho komercializácie.

Transformácia SAV a očakávania

V septembri 2021 bola prijatá spresňujúca legislatíva, ktorá nadväzovala na základnú legislatívu z roku 2017, čím sa zavŕšil proces transformácie SAV. K úplnému zavŕšeniu procesu transformácie následne došlo 1. januára 2022 zápisom všetkých 47 organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI). Očakávania boli veľké, s cieľom umožniť efektívnejšie využívanie duševného vlastníctva, flexibilnejšie kreovanie nových partnerstiev a spoluprác so súkromným sektorom a vysokými školami. To malo viesť k nárastu súkromných investícií do výskumu a vývoja a vyššej produktivite reálne uplatniteľných výsledkov.

Legislatívny rámec komercializácie duševného vlastníctva

Aktuálny legislatívny rámec, v ktorom ústavy a centrá SAV transformované do VVI uskutočňujú aktivity v oblasti transferu technológií (tzn. stav po 1. januári 2022), je diametrálne odlišný od legislatívneho rámca, ktorý pre organizácie SAV platil dovtedy (tzn. do 31. decembra 2021). Prechodom do režimu VVI boli odstránené tie najzásadnejšie, principiálne legislatívne prekážky, najmä nemožnosť licencovania či prevodov duševného vlastníctva, ktoré bolo majetkom štátu a nie majetkom jednotlivých organizácií SAV. Zlepšili sa aj zákonné podmienky podnikania VVI v porovnaní s podnikaním rozpočtových a príspevkových organizácií.

Zákon o VVI a zákon o SAV

Dnes sa pozornosť zameriava na zákon o VVI a zákon o SAV v znení ich posledných noviel z roku 2021. Cieľom je sústrediť sa výlučne na tému komercializácie duševného vlastníctva, bez načrtnutia všeobecného právneho a inštitucionálneho prehľadu ohľadne VVI.

Podnikanie VVI

Aj podľa zákona o VVI síce naďalej platí, že náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej, avšak toleruje sa účtovná strata počas dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov; ak však strata pretrváva aj tretí rok, VVI musí podnikateľskú činnosť ukončiť. V porovnaní s tým, rozpočtová alebo príspevková organizácia je povinná ukončiť podnikateľskú činnosť hneď nasledujúci rok po prvej účtovnej strate, ktorá sa sleduje už k 30. septembru.

Prečítajte si tiež: Definícia licenčnej zmluvy

Identifikované prekážky a riziká

Na druhej strane ani súčasná právna úprava nie je dokonalá. Napriek zreteľnému úsiliu a dlhodobej príprave aj po transformácii organizácií SAV na VVI možno v zákone o SAV a zákone o VVI identifikovať niektoré prekážky komercializácie duševného vlastníctva. Aktuálne identifikované prekážky v zákone o VVI spočívajú skôr v existencii právnych rizík a „strašiakov“, tak z pohľadu VVI, ako aj ich zmluvných partnerov.

Majetok VVI a nakladanie s ním

Majetkom VVI sú popri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach aj pohľadávky a iné majetkové práva, kam by sme mohli zaradiť aj práva duševného vlastníctva, čo zodpovedá aj súkromnoprávnej koncepcii, na ktorú správne odkazuje aj dôvodová správa k novelizácií zákona o VVI (zákonom č. 346/2021 Z. z.).

Prioritný majetok

Zákon o VVI definuje špecifickú kategóriu majetku VVI, a to prioritný majetok (ide v zásade o nehnuteľnosti a finančné prostriedky za ne získané), kde platí najprísnejší zákonný režim. Okrem iného sa na zmluvné dispozície s prioritným majetkom vyžaduje nielen predchádzajúci súhlas dozornej rady a zakladateľa (SAV), ale aj predchádzajúci súhlas Ministerstva financií SR, resp. Nakladanie s duševným vlastníctvom, resp. s právami duševného vlastníctva, teda spadá do všeobecného režimu „neprioritného“ majetku.

Nakladanie s duševným vlastníctvom

Na nakladanie s duševným vlastníctvom VVI sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa (SAV). Takýto záver vyplýva z ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o VVI, ktorý obsahuje taxatívny výpočet takýchto prípadov a kde právne úkony smerujúce k disponovaniu s duševným vlastníctvom nenájdeme. Hypoteticky by takýmto úkonom mohlo byť darovanie (§ 35 ods. 1 písm. b) zákona o VVI), čo by však bolo z komercializačného hľadiska pomerne neštandardné a je otázne, či by k nemu dala súhlas dozorná rada, ktorá je povinná tak nespraviť v prípade, ak je navrhovaný úkon v rozpore s požiadavkou na riadne a hospodárne využívanie majetku VVI (§ 35 ods. 6 zákona o VVI). Na druhej strane z hľadiska prekročenia zákonom predpokladanej finančnej hodnoty transakcie 30 x 1 700,- eur (§ 35 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ods. 4 zákona o VVI), kedy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa (SAV), opäť sa uplatňuje explicitné vylúčenie v zmysle § 32 ods.

Súhlas dozornej rady

Na nakladanie s duševným vlastníctvom VVI sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady. Zákon o VVI v § 35 ods. 3 písm. f) výslovne rozoznáva tri spôsoby nakladania s duševným vlastníctvom VVI: (i) dohodu o spolumajiteľstve práv k predmetom duševného vlastníctva medzi VVI a jej zamestnancami alebo inými oprávnenými osobami, (ii) dohodu o postúpení práva duševného vlastníctva VVI alebo o jeho scudzení (presnejšie o jeho prevode) a (iii) dohodu o poskytnutí licencie - presnejšie licenčnú zmluvu - na používanie predmetov duševného vlastníctva VVI. Tieto tri okruhy dohôd, resp. zmlúv by pri adekvátnej interpretácii mali dostatočne pokrývať praktické potreby VVI pri komercializácii duševného vlastníctva. A na uzavretie akejkoľvek z nich zákon vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady, a to dokonca pod následkom absolútnej neplatnosti. Pre úplnosť je vhodné uviesť, že z hľadiska prekročenia zákonom predpokladanej finančnej hodnoty transakcie 16 x 1 700,- eur (§ 35 ods. 3 písm. a) v spojení s § 35 ods. 4 zákona o VVI), kedy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa (SAV), opäť sa uplatňuje explicitné vylúčenie v zmysle § 32 ods.

Prečítajte si tiež: Zamestnávanie osôb s postihnutím

Chýbajúce pravidlá a odporúčania

V zákone o VVI absentujú aspoň rámcové pravidlá dobrej praxe na stanovenie výšky a štruktúry licenčných odmien a iných finančných plnení pri nakladaní s duševným vlastníctvom VVI. Využívať by sa mali štandardné metódy pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku znaleckým posudkom, pričom by sa mohli rozlišovať typické situácie, či ide o translatívny prevod práv alebo o udelenie licencie (výlučnej alebo nevýlučnej). Okruh prípadných výnimiek by mal byť vecne odôvodnený a uzavretý. Z tohto pohľadu sa ustanovenie § 35 ods. 7 zákona o VVI javí ako nedostatočné: „Ak ide o právny úkon podľa odseku 3 a nie je známa výška peňažného plnenia, hodnota majetku sa stanovuje znaleckým posudkom.“ Aj z dôvodovej správy, ktorá v tejto súvislosti uvádza verejnú obchodnú súťaž, vyplýva, že toto pomerne vágne ustanovenie nebolo koncipované s ohľadom na nakladanie s predmetmi duševného vlastníctva.

Licencovanie a licenčné odmeny

Pokiaľ ide o licencovanie, ako najčastejší spôsob komercializácie duševného vlastníctva, zaslúži si, aby sa mu venovala osobitná pozornosť. Všeobecne akceptovaným štandardom je nastavenie licenčnej odmeny tak, aby zahŕňala dohodnutý percentuálny podiel z výnosov (príjmov), ktoré nadobúdateľ licencie získal z používania licencovaného predmetu duševného vlastníctva (angl. roaylties). Tento štandard by mal byť podľa nášho názoru pre VVI povinný v prípade, ak sa má udeliť výlučná licencia, ktorú definujú osobitné zákony v oblasti priemyselného vlastníctva. Udelením výlučnej licencie sa VVI obmedzuje, nakoľko počas jej trvania a v jej rozsahu už nemôže udeliť licenciu ďalším prípadným záujemcom, i keď by ponúkali atraktívnu licenčnú odmenu. A ak dôjde k neželanej situácii, že nadobúdateľ udelenú výlučnú licenciu riadne nevyužíva, VVI sa môže ocitnúť v pasci: na jednej strane nesmie udeliť žiadnu ďalšiu licenciu a na druhej strane z už udelenej licencie jej neplynú očakávané príjmy.

Vnútorné predpisy SAV a VVI

Aktuálne má SAV prijaté Zásady SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených Slovenskou akadémiou vied, z marca 2021 (ďalej ako „Zásady“), tzn. ešte z obdobia spred transformácie organizácií SAV na VVI (od 1. januára 2022). Oceňujeme ambíciu SAV transparentne nastaviť pravidlá pre všetky organizácie SAV aj v oblasti komercializácie duševného vlastníctva.

Normatívna záväznosť Zásad

Podľa nášho názoru by (!) týmto spôsobom bola zabezpečená tzv. normatívna záväznosť Zásad ako vnútorného predpisu SAV voči vedúcim zamestnancom (manažérom), ako aj voči organizáciám SAV (ústavom a centrám), ale len v prípade, ak by nedošlo k transformácii organizácií SAV na VVI (od 1. januára 2022). Zákon o VVI je v súčasnosti jedinou zákonnou reguláciou vzájomných vzťahov medzi SAV a jej bývalými organizáciami, dnes VVI.

Problémy s vnútornými predpismi

V súvislosti s vnútornými predpismi je hlavný problém v tom, že zákon o VVI obsahuje relatívne podrobnú právnu úpravu (§ 37 a 38), ktorá obsahuje taxatívny výpočet vnútorných predpisov, ktoré povinne vydáva VVI (§ 37 ods. 1) a ktoré môže vydať VVI (§ 37 ods. 2). Nenájdeme tu, žiaľ, žiadny vnútorný predpis z oblasti transferu technológií alebo komercializácie duševného vlastníctva. To obdobne platí pre taxatívny výpočet vnútorných predpisov, ktoré vydáva zakladateľ, tzn. SAV (§ 38 ods. 1), z ktorých niektoré sa podľa rozhodnutia zakladateľa (SAV) môžu vzťahovať na všetky VVI v zakladateľskej pôsobnosti SAV (§ 38 ods. 2). Zakladateľ síce môže vydávať aj vzorové vnútorné predpisy (§ 38 ods. 3), ktorými však môžu byť výlučne len a) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady, b) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, c) pravidlá tvorby rozpočtu, d) vnútorný predpis pre organizačné zložky VVI. Prirodzene, realita je taká, že niektoré ústavy a centrá SAV, v súčasnosti už VVI, majú svoje vlastné vnútorné predpisy z oblasti transferu technológií alebo komercializácie duševného vlastníctva. Ide však o staršie dokumenty, ktoré nezohľadňujú aktuálny stav ani „vzorové“ Zásady a ani zákon o VVI. Väčšina ústavov a centier SAV však v súčasnosti nemá zverejnený žiadny vnútorný predpis z oblasti transferu technológií alebo komercializácie duševného vlastníctva.

Prečítajte si tiež: Stratégie pre duševné zdravie

tags: #klinka #publikacie #dusevne #vlastnictvo #čo #to