Licenčná zmluva TUKE: Prehľad a legislatívne zmeny v oblasti priemyselného vlastníctva

Úvod

Článok sa zaoberá problematikou licenčných zmlúv, najmä v kontexte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), a rozsiahlymi legislatívnymi zmenami v oblasti priemyselného vlastníctva na Slovensku. Cieľom je poskytnúť komplexný pohľad na túto problematiku, analyzovať aktuálny stav a prezentovať zmeny, ktoré prináša pripravovaná novela zákonov.

Kontext legislatívnych zmien v priemyselnom vlastníctve

V súčasnosti prebiehajú legislatívne práce na rozsiahlej novele zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá novelizuje patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, zákon o dizajnoch, zákon o ochranných známkach a zákon o správnych poplatkoch. Tieto zmeny sa dotýkajú ustanovení súkromnoprávnej povahy (najmä zamestnanecký režim, spolumajiteľstvo, licencie, vymožiteľnosť práv), ako aj verejnoprávnej povahy (konanie o prihláške, rešerš medzinárodného typu, rešerš v prioritnej lehote, zrušovacie, výmazové a určovacie konanie, rozklad, vzťah k správnemu poriadku, elektronické podávanie).

Na rozdiel od všeobecného vnímania prítomnosti „legislatívnej smršte“ či „hypertrofie právnych predpisov“, oblasť práva duševného vlastníctva, a osobitne práva priemyselného vlastníctva, patrí na Slovensku dlhodobo medzi najstabilnejšie. Zdržanlivý prístup zákonodarcu k tvorbe práva je istotne želaný, i keď v slovenskej realite skôr výnimočný. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby každý významnejší zásah do platnej legislatívy prešiel dostatočnou verejnou diskusiou, odborným pripomienkovaním a oponentúrou.

Predstavitelia odbornej verejnosti, osobitne z akademickej obce a zo Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) mali možnosť zúčastniť sa na príprave novely už od februára 2016 a to formou cielených konzultácií k čiastkovým pracovným návrhom úradu. Verejné konzultácie v zmysle Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov prebiehali od 19. augusta do 20. septembra 2016. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) prebiehalo na portáli Slov-lex od 23. januára do 10. februára 2017. Úrad iniciatívne zahrnul medzi pripomienkujúce subjekty viaceré univerzity (TU, STUBA, TUKE, UPJŠKE, UKBA), partnerské inštitúcie (CVTI, SAV, FSSR, SOI), príslušné súdy (OSBB, KSBB), ako aj relevantné profesijné komory (SKPZ, SAK).

Hlavný účel novely

Hlavným účelom tzv. veľkej novely je nanovo upraviť, zmodernizovať a precizovať hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako nepostačujúca resp. nevyhovujúca. Mnohé právne inštitúty sú spoločné pre najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky). Novela zavádza principiálnu jednotnosť právnej úpravy týchto prierezových, horizontálnych inštitútov. Odchylnosti od spoločného štandardu ich regulácie vyplývajú v konkrétnych prípadoch buď z medzinárodných záväzkov SR alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva. V tomto smere môžeme preto hovoriť o metodologicky konzistentnom, systémovom prístupe k regulácii práva (priemyselného vlastníctva).

Prečítajte si tiež: Licenčná zmluva a jej neplatnosť

Po dlhšom čase ide v oblasti práva priemyselného vlastníctva o legislatívnu iniciatívu, ktorá nebola „nanútená zvonku“ (implementácia práva EÚ, medzinárodných zmlúv a pod.), ale ktorej určili prioritu, formu a v konečnom dôsledku aj obsah výlučne naše domáce slovenské skúsenosti, odbornosť a poctivá diskusia. Inými slovami, jedine z vlastnej vôle a v presvedčení, že má zmysel zlepšovať právny rámec priemyselného vlastníctva na Slovensku, úrad pristúpil k príprave tejto veľkej novely.

Zamestnanecký režim

Zamestnaneckému režimu bola počas celého legislatívneho procesu venovaná osobitná pozornosť, pretože ide o kľúčový inštitút práva priemyselného vlastníctva z hľadiska rozvoja inovačného potenciálu a podpory transferu technológií tak v podnikateľskej, ako aj akademickej sfére.

Základná konštrukcia zamestnaneckého režimu sa nanovo definuje. Výslovne sa určuje subsidiárna aplikácia Občianskeho zákonníka, čím sa eliminuje riziko subsidiárnej aplikácie Zákonníka práce. Upúšťa sa od doterajšej koncepcie prechodu resp. prevodu (cesie) práva na riešenie z pôvodcu na zamestnávateľa, ktorá mohla vyvolávať určité pochybnosti. Zákon jednoznačne stanoví, že v prípade zamestnaneckého vynálezu právo na riešenie patrí priamo zamestnávateľovi. Tento stav platí už od okamihu vytvorenia zamestnaneckého vynálezu a trvá až do márneho uplynutia trojmesačnej zákonnej lehoty na uplatnenie tohto práva zo strany zamestnávateľa voči pôvodcovi alebo do písomného oznámenia o jeho neuplatnení, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Nevyhnutnou podmienkou začatia plynutia zákonnej lehoty ostáva písomné upovedomenie zo strany pôvodcu adresované zamestnávateľovi. Novinkou však je, že zákon bude vymenúvať povinné náležitosti tohto upovedomenia, čím sa posilňuje právna istota oboch účastníkov právneho vzťahu. Ak by teda z upovedomenia nebolo možné identifikovať napr. podstatu vynálezu, nepôjde o riadne upovedomenie a zákonná trojmesačná lehota nezačala plynúť.

Zamestnávateľ bude mať novú možnosť uplatniť právo na riešenie aj tým, že v trojmesačnej lehote podá patentovú prihlášku, európsku patentovú prihlášku alebo medzinárodnú prihlášku. Bude ale musieť o tom bezodkladne písomne informovať pôvodcu. Túto informačnú povinnosť má zamestnávateľ aj vtedy, ak síce písomne uplatní právo na riešenie, ale prihlášku sa rozhodne podať až neskôr, prípadne ju nepodá vôbec. Okrem stanovenia základných podmienok vzájomnej komunikácie zákon tiež spresňuje povinnosť mlčanlivosti pre obe strany právneho vzťahu.

Prečítajte si tiež: Licenčná zmluva: význam a použitie

Zákon výslovne rozširuje právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie aj na pomerne častý prípad, ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia zákonných podmienok primeranosti. S cieľom posilniť efektívny výkon práva na dodatočné vyrovnanie sa zavádza informačný nárok pôvodcu na kontrolu účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie zamestnávateľa v rozsahu potrebnom na zistenie dodatočného vyrovnania. Ak by boli poskytnuté pôvodcovi informácie označené ako dôverné, pôvodca bude zo zákona viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám.

Tento informačný nárok, ako aj samotné právo na dodatočné vyrovnanie, však pôvodca bude môcť uplatniť až po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom. Vtedy už spravidla bude zrejmé, aký je reálny ekonomický prínos zamestnaneckého vynálezu pre zamestnávateľa, či došlo k podaniu prihlášky, prípadne aká je šanca na udeleniu patentu. Zákon posilní pozíciu pôvodcu aj tým, že výslovne stanoví, že jeho právo na dodatočné vyrovnanie nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.

Medzi výhody takto nastaveného zamestnaneckého režimu patrí v každom okamihu jednoznačná určiteľnosť nositeľa práva na riešenie a aplikovateľného právneho režimu (zvýšenie právnej istoty), jasné pravidlá vzájomnej komunikácie, informovanosti a mlčanlivosti (podpora transparentnosti a lojality) ako aj dôraz na vyváženosť práv a povinností (spravodlivosť a proporcionalita).

§ 11 patentového zákona - Zamestnanecký vynález

"(1) Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril vynález (ďalej len „zamestnanecký vynález“), právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy zo zamestnaneckého vynálezu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. V upovedomení pôvodca najmä opíše technický problém a jeho riešenie, vznik a podstatu zamestnaneckého vynálezu tak, aby odborník v danej oblasti techniky vynález mohol uskutočniť.

Prečítajte si tiež: Podmienky Používania Adobe Softvéru

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na riešenie, a to písomne v lehote troch mesiacov od riadneho upovedomenia podľa odseku 2. Za uplatnenie práva na riešenie podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj podanie prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ktorej predmetom je zamestnanecký vynález a v ktorej je riadne označený jeho pôvodca. Ak zamestnávateľ uplatní právo na riešenie, je povinný bezodkladne písomne informovať pôvodcu o zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého vynálezu, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo medzinárodnej prihláške.

(4) Ak zamestnávateľ v ustanovenej lehote podľa odseku 3 neuplatní riadne právo na riešenie alebo v tejto lehote písomne oznámi pôvodcovi, že právo na riešenie neuplatňuje, prechádza toto právo na pôvodcu.

(5) Do uplynutia lehoty na uplatnenie práva na riešenie podľa odseku 3 alebo do uplatnenia práva na riešenie podľa odseku 3 alebo do prechodu práva na riešenie na pôvodcu podľa odseku 4, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, sú zamestnávateľ a pôvodca povinní zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám. Ak zamestnávateľ v ustanovenej lehote podľa odseku 3 uplatnil právo na riešenie, pôvodca je ďalej povinný zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám až do sprístupnenia vynálezu verejnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak právo na riešenie prešlo na pôvodcu podľa odseku 4, zamestnávateľ je ďalej povinný zachovávať o zamestnaneckom vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám až do jeho sprístupnenia verejnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6) Pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na riešenie podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Pri určení výšky odmeny je rozhodujúci technický a hospodársky význam zamestnaneckého vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení zamestnaneckého vynálezu a na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu.

(7) Ak odmena podľa odseku 6 zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu alebo ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia podmienok podľa odseku 6, pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie. Po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie je zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti pôvodcu povinný poskytnúť pôvodcovi podklady nevyhnutné na určenie výšky dodatočného vyrovnania. Ak zamestnávateľ poskytne pôvodcovi informácie označené zamestnávateľom ako dôverné, nesmie pôvodca tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli. Pôvodca môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom. Právo na dodatočné vyrovnanie nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.

(8) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 7 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté. V prípade porušenia niektorej z povinností vyplývajúcich z odsekov 2 až 7 sa poškodený môže domáhať náhrady škody alebo inej ujmy.

(9) Spolupôvodcovia majú právo na primeranú odmenu podľa odseku 6 a právo na dodatočné vyrovnanie podľa odseku 7 v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení zamestnaneckého vynálezu. Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení zamestnaneckého vynálezu je rovnaký."

Majiteľstvo a spolumajiteľstvo

Každý predmet priemyselného vlastníctva (ochranná známka, patent, úžitkový vzor, dizajn) môžu mať jedného majiteľa alebo viacerých spolumajiteľov. Za majiteľa resp. spolumajiteľa sa považuje osoba zapísaná v registri úradu ako majiteľ resp. spolumajiteľ, ak súd nerozhodne inak. Táto v praxi osvedčená vyvrátiteľná domnienka sa novelou dopĺňa aj do známkového práva (nový § 7a zákona o ochranných známkach). Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve ( § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka).

V prípade patentov, úžitkových vzorov a dizajnov sa spolumajiteľský podiel odvodzuje od rozsahu práva na riešenie, resp. práva na dizajn patriaceho spolupôvodcovi, ktorý sa stal spolumajiteľom alebo bol právny predchodcom spolumajiteľa. Toto pravidlo je vyjadrené v aktuálne platnom znení patentového zákona a - v zjednodušenej dikcii - sa novelou dopĺňa aj do zákona o dizajnoch a zákona o úžitkových vzoroch ( § 16 zákona o dizajnoch, § 19 zákona o úžitkových vzorov). V známkovom práve prirodzene žiadne subjektívne právo pôvodcu neexistuje, preto sa táto konštrukcia do známkového zákona nepreberá.

Licenčná zmluva

Všeobecné ustanovenia o licencii

Licenčná zmluva je upravená v Občianskom zákonníku (§ 508 a nasl.) a predstavuje zmluvu, na základe ktorej poskytovateľ licencie (licencor) udeľuje nadobúdateľovi licencie (licenciát) oprávnenie na výkon práva duševného vlastníctva. V kontexte priemyselného vlastníctva sa licenčná zmluva využíva na poskytnutie práva na využívanie patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.

Licenčná zmluva v kontexte TUKE

TUKE, ako inštitúcia s rozsiahlym výskumným a vývojovým zázemím, často vstupuje do licenčných vzťahov s cieľom komercializovať výsledky svojej vedeckej a výskumnej činnosti. Licenčná zmluva v tomto kontexte predstavuje nástroj, ktorý umožňuje TUKE poskytnúť právo na využívanie svojich patentov, úžitkových vzorov alebo dizajnov iným subjektom, napríklad podnikateľom, ktorí majú záujem o ich využitie v praxi.

Vzor licenčnej zmluvy TUKE

Vzor licenčnej zmluvy TUKE by mal obsahovať nasledovné základné náležitosti:

• Identifikácia zmluvných strán: Presné označenie poskytovateľa licencie (TUKE) a nadobúdateľa licencie.
• Predmet licencie: Jasná identifikácia predmetu priemyselného vlastníctva, na ktorý sa licencia vzťahuje (napr. číslo patentu, úžitkového vzoru alebo dizajnu).
• Rozsah licencie: Určenie rozsahu oprávnení nadobúdateľa licencie (napr. územný rozsah, časové obmedzenie, výhradná alebo nevýhradná licencia).
• Odmena za poskytnutie licencie: Dohoda o výške licenčných poplatkov a spôsobe ich platby.
• Práva a povinnosti zmluvných strán: Stanovenie práv a povinností poskytovateľa a nadobúdateľa licencie, napríklad povinnosť poskytovateľa poskytnúť technickú dokumentáciu a povinnosť nadobúdateľa dodržiavať podmienky licencie.
• Záverečné ustanovenia: Úprava otázok ako zánik licencie, riešenie sporov a rozhodné právo.

Zmeny v právnej úprave licenčných zmlúv

Pripravovaná novela zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva prináša aj zmeny v právnej úprave licenčných zmlúv. Cieľom týchto zmien je najmä posilnenie právnej istoty a vymožiteľnosti práv z licenčných zmlúv. Novela precizuje definície základných pojmov, upravuje otázky zodpovednosti za vady predmetu licencie a zavádza nové možnosti riešenia sporov z licenčných zmlúv.

Vymožiteľnosť práv

Jednou z kľúčových oblastí, na ktoré sa novela zameriava, je vymožiteľnosť práv z priemyselného vlastníctva. Novela zavádza nové nástroje na efektívnejšie vymáhanie práv majiteľov patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok v prípade ich porušovania. Medzi tieto nástroje patrí napríklad možnosť predbežného opatrenia, ktoré umožňuje súdu nariadiť porušovateľovi, aby sa zdržal protiprávneho konania ešte pred právoplatným rozhodnutím vo veci samej. Ďalším nástrojom je možnosť domáhať sa náhrady škody, ktorá vznikla majiteľovi práva v dôsledku porušovania jeho práv.

Spolumajiteľstvo a licencie

V kontexte spolumajiteľstva je dôležité upraviť vzťahy medzi spolumajiteľmi navzájom a ich vzťah k tretím osobám, najmä pokiaľ ide o udeľovanie licencií. Novela definuje pravidlá pre udeľovanie licencií v prípade spolumajiteľstva, pričom zohľadňuje záujmy všetkých spolumajiteľov. V prípade, že sa spolumajitelia nedohodnú na podmienkach licencie, rozhodne o nich súd.

tags: #licenčná #zmluva #TUKE #vzor